商標使用與Rogers測試：Haas Automation v. Steiner
圖片來源 : shutterstock、達志影像
※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡
許慈真／北美智權報 專欄作家
美國聯邦第二巡迴上訴法院所建立之Rogers測試，經常用以判斷商標使用是否受憲法第一修正案保護而豁免侵權責任。2023年，聯邦最高法院在Jack Daniel's v. VIP一案判決，明確將適用Rogers測試之前提定爲「是否作爲來源指示」，本案亦是循此基調，說明Rogers測試在書籍上的幾項判斷重點。
本案[1]被告Guenther Steiner曾在哈斯F1車隊（Haas F1 Team）擔任車隊經理長達10年，並於2023年出版回憶錄，題名《Surviving to Drive: A Year Inside Formula 1》，由企鵝藍燈書屋（Penguin Random House LLC，爲本案另一被告）旗下品牌Ten Speed Press出版（後稱係爭著作），主要講述2022年賽季故事。
然而，由於該書籍封面、封底及內頁有多張照片拍攝到哈斯F1車隊用於一級方程式（Formula 1）賽車的標識（後稱係爭商標），原告Haas Automation, Inc.遂起訴指控兩位被告違反《蘭哈姆法》（Lanham Act），包括商標侵權（15 USC § 1114）；商業外觀侵權（15 USC § 1125(a)(3)）；虛假來源指示、不公平競爭、不實或誤導性廣告（15 USC § 1125(a)）等規定；以及，違反加州普通法之不公平商業行爲。
被告則主張，依據Rogers測試[2]，其使用係爭商標系受到憲法第一修正案（First Amendment）保護；或者，符合指示性合理使用（nominative fair use）。
係爭著作封面；圖片來源：Surviving to Drive: A Year Inside Formula 1: An F1 Book. Published on July 25, 2023, Amazon.
適用Rogers測試之指引
最高法院：Jack Daniel's案
依據Rogers測試，被告必須證明其涉及侵權行爲系受第一修正案所保護之表達性著作（expressive work）之一部分，且不得有下列任一情形，方可排除《蘭哈姆法》之適用：
（1）使用原告商標與該著作無藝術上關聯性。
（2）使用原告商標顯然會使消費者誤認該著作來源。
換言之，使用商標需符合「藝術相關性」與「未明顯誤導」兩項條件。然而，最高法院在Jack Daniel's v. VIP案[3]進一步將適用前提限縮爲：被告必須不是「將（原告）商標作爲商標使用」（use a trademark as a trademark），亦即作爲自己商品或服務之來源指示；倘若是，縱使該使用具備其他明確含義或傳遞特定訊息，依舊無法適用Rogers測試。
其他判決觀點
爲進一步闡述「將（原告）商標作爲商標使用」的具體適用情形，本案法院援引兩則上訴法院及兩則地方法院判決以資說明，分別敘述如下。
在聯邦第十一巡迴上訴法院University of Ala. Bd. of Trustees案[4]，涉及運動藝術家Daniel Moore於畫作中描繪受商標權保護的Crimson Tide足球隊隊服之侵權爭議。法院表示，儘管Moore嗣後出售該畫作獲利，但其描繪動機係爲紀念足球史上的著名事件，屬於在商業支持下散佈言論之情形，仍受憲法第一修正案保護而可適用Rogers測試。
另外，在新出爐聯邦第九巡迴上訴法院Punchbowl案[5]，上訴人AJ Press所申請註冊之標識「Punchbowl News」與「Punchbowl Press」皆使用到被上訴人Punchbowl, Inc.的註冊商標「Punchbowl®」。法院指出，因系作爲來源指示之用而不適用Rogers測試；然而，法院亦認爲，在判斷混淆誤認之虞時，該詞具備通常意義（即潘趣酒碗）此事應一併考量。
在近期的地方法院判決中，同樣非作爲商標使用的案例，像是紐約南區地方法院Down to Earth案[6]：主要爭點在於網飛（Netflix）與Zac Efron製作之紀錄片《Down to Earth with Zac Efron》使用到原告公司名稱之一部分，即「Down to Earth」；法院對此表示，此作法系用以確認紀錄片的主題與基調、而非作爲來源識別，自然有適用Rogers測試之餘地。
作爲商標使用的另一項判決，則爲加州中區地方法院Mar Vista Entertainment案[7]。於此案，法院贊同電玩遊戲《鬼屋魔影》（Alone in the Dark）商標權人THQ的指控，認爲Mar Vista Entertainment同樣將其釋出的恐怖電影命名爲《Alone in the Dark》，明顯是以此作爲來源識別，實際上有誤導消費者之嫌疑，當然不適用Rogers測試。
本案可適用Rogers測試
法院根據以上判決先例與指引，認定被告未將係爭商標作爲來源指示之用，且符合Rogers測試要求之「藝術相關性」與「未明顯誤導」兩項條件，當然得主張Rogers測試豁免侵權的保護傘保護。法院進一步分析如下。
（1）未用作來源指示：無論是係爭著作之書名、出版商名稱或其他來源識別，均未使用係爭商標；且基於描述被告職涯經驗之需要，係爭著作必然會提及Haas名稱，以及引用到顯示係爭商標的賽事照片，並無不妥。
（2）具備藝術上相關性：本項條件僅要求有部分相關性（而非毫無相關性）即可。法院認爲，係爭著作既是講述被告在2022年賽季擔任車隊經理的經驗，使用拍攝到係爭商標的照片，可說是爲增添故事脈絡的藝術性選擇，因而係爭商標之使用與係爭著作具有藝術相關性。
（3）未明顯誤導消費者：本項條件要求須就著作來源爲明確指示、公開聲明或明顯之不實陳述，例如「（某名人）健身書」、「授權傳記」等表述形式；然而，法院亦提醒，這不表示著作名稱內含名人姓名必然構成誤導，除非其使用方式隱含着認可或贊助之意。
在本案，被告既未明確指稱係爭著作源自原告Haas Automation，亦無意混淆消費者認知，只是藉由內含係爭商標的賽事照片，讓消費者知曉本書內容以及作者曾任職務。至於封面照片是否暗示原告認可或贊助，法院認爲此舉並未構成誤導性聲明。
結語
基於前述理由，法院最終准予被告動議而駁回起訴，惟原告旋即於2024年10月提起上訴。曾兩度裁判Jack Daniel's案的聯邦第九巡迴上訴法院將如何處理本案，後續發展值得關注。
附帶一提的是，Jack Daniel's案業已回到亞利桑那聯邦地區法院重新審理，預計於2024年12月召開言詞辯論庭。儘管大多爲舊有爭點，但這回，原告VIP挑戰了商標淡化中污損（tarnishment）類型的合憲性[8] — 顯然，商標權保障與言論自由兩者間還有許多爭戰未完待續。
備註：
Haas Automation, Inc. v. Steiner et al (2:24-cv-03682), Sep. 25, 2024.
Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).
Jack Daniel's Props. v. VIP Prods., 599 U.S. 140 (2023).
University of Ala. Bd. of Trustees v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012).
Punchbowl, Inc. v. AJ Press, LLC, 90 F.4th 1022 (9th Cir. 2024).
Down to Earth Organics, LLC v. Efron et al, No. 22-CV-06218 (NSR), 2024 WL 1376532 (S.D.N.Y. Mar. 31, 2024).
Mar Vista Entertainment, LLC v. THQ Nordic AB, No. 2:23-cv-06924-MEMF (SSC), 2024 WL 3468933 (C.D. Cal. July 8, 2024).
Sara Gold, Jack Daniel's Continues, with Trademark Dilution as the New Battleground (Oct. 15 2024), https://ipwatchdog.com/2024/10/15/jack-daniels-continues-trademark-dilution-new-battleground/id=182061/
責任編輯：盧頎
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
輔仁大學財經法律翻譯碩士學程
輔仁大學財經法律學系碩士
輔仁大學法律學系學士
延伸閱讀&電子報訂閱連結：
【詳細內容請見《北美智權報》370期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】