從美歐英印多個熱點案例，探究各國標準必要專利禁令救濟裁判思路

研究各國的裁判思路和標準，預測裁判結果，對企業來說具有重要意義。

作者 | 羅莉 寧德時代新能源科技股份有限公司

編輯 | 布魯斯

標準必要專利是指爲實施某一技術標準而必須使用的專利。標準必要專利具有與普通專利相比所沒有的市場控制力和回報率，因此，將專利技術納入標準，以此來尋求市場競爭優勢，奪取市場話語權，成爲一種商業策略和重要追求。

禁令救濟制度是指法院或者專利管理機構作出的要求案件當事人爲某種行爲或不爲某種行爲的司法命令。在標準必要專利領域，禁令救濟通常是指禁止標準實施者未經授權使用標準必要專利。在專利訴訟中，標準必要專利權人申請對標準實施者發佈禁令，以此對標準實施者施壓，以獲得專利許可費用，成爲了大多數標準必要專利權人的選擇。

爲了確保專利權人不會濫用其專利權，標準制定組織一般都會考慮制定相應的專利政策，要求參與標準制定的標準必要專利權人作出FRAND聲明。但是，通常FRAND聲明僅是做原則性規定，不做詳細具體說明或者指引，各國對FRAND原則的解釋和適用也各有不同。

各國禁令救濟制度的不同以及FRAND原則解釋的不同，導致在相同的案件糾紛中可能出現不同的裁判結果。研究各國的裁判思路和標準，預測裁判結果，對企業來說具有重要意義。本文通過對各個國家的典型標準必要專利禁令救濟案例進行研究，試圖總結各國的禁令救濟制度，爲企業提供參考。

一

美國標準必要專利的禁令救濟案例研究

（一）“蘋果和Motorala”案

在“蘋果和Motorala”案件中，蘋果公司於2010年10月29日向美國威斯康辛州西區地區法院提起了訴訟，指控Motorala公司侵犯了其三項專利。Motorala提起反訴，指控蘋果侵犯了其六項專利，其中包括一項標準必要專利。隨後蘋果修改訴狀，指控Motorala侵犯其另外十二項專利。雙方還向法院提出了不侵權和專利無效的確認判決，並尋求禁令救濟。本案此後移交到美國伊利諾伊北區聯邦地區法院，法官Posner獲派審理該案。

關於禁令救濟，法官Posner指出，由於Motorala進行了FRAND許可承諾，因此，除非蘋果公司拒絕支付符合FRAND要求的許可費，否則沒有正當理由授予禁令救濟。法官Posner還援引eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案，指出由於任何一方當事人都未能表明賠償金無法提供充分的救濟，因此均無權獲得禁令[13]。

上述判決作出之後，雙方上訴至聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院於2014年4月25日作出二審判決。該判決指出，Motorala未能證明蘋果的侵權導致其遭受無法彌補的損害，聯邦巡迴上訴法院維持了地區法院不判予禁令救濟的判決。聯邦巡迴上訴法院表示標準必要專利權人已經作出了FRAND聲明，表示其認同許可費用足以對其進行補償，除非標準實施者拒絕支付符合FRAND原則的許可費，存在反向劫持的情況，否則專利權人不應該獲得禁令救濟[1]。巡迴上訴法院認爲：1）存在FRAND聲明的標準必要專利，不能給予禁令救濟，這一點是錯誤的；2）針對受FRAND聲明限制的標準必要專利能否獲得禁令救濟的問題，應基於eBay案所確立的四要素進行判定[2]。對於此案，美國聯邦貿易委員會認爲，該類案件應該以公共利益爲核心，准許標準必要專利權人尋求禁令救濟會增加實施者的成本，損害消費者利益。

綜上，在該案件中，聯邦巡迴法院認爲FRAND聲明意味着標準必要專利權人承認金錢賠償能夠彌補損失，不滿足衡平原則中的四要件。但是，FRAND聲明不能剝奪標準必要專利權人獲得禁令救濟的權利，在標準實施者不遵守FRAND原則時，可以頒發禁令。聯邦貿易委員會認爲該類案件應該考慮公共利益，禁令救濟的頒發會增加實施者成本，損害消費者利益。

（二）“Microsoft和Motorala”案

在“Microsoft和Motorala”案件中[3]，Microsoft公司於2010年11月9日向美國華盛頓西區聯邦地區法院提起訴訟，指控Motorala公司在兩份要約書中均違反了其合理無歧視性原則的義務。法院在2012年2月27日法院令中裁定，Motorala向IEEE提供的保證書以及向ITU所做的聲明，在Motorala和各標準制定組織之間建立起了旨在以FRAND條款許可其必要專利的可強制執行合同。作爲IEEE和ITU的成員以及H.264標準與802.11標準的潛在使用者，Microsoft是該合同的第三方受益人。在2012年6月6日的法院令中，法院再次審查了Motorala基於其向ITU以及IEEE所做的關於其標準必要專利的陳述的責任。法院重申了其結論：Motorala對ITU以及IEEE所做陳述的確構成了具有約束力的，旨在以FRAND條款許可其標準必要專利的協議。Microsoft是這些協議的第三方受益人，並有權獲得Motorala的標準必要專利的符合FRAND聲明的許可。

由於Microsoft已承諾就Motorala的全部H.264標準必要專利組合接受基於FRAND聲明的許可，並且訴訟仍在繼續確定這一許可的細節，因此，通過雙方協議或法院裁判，在未來的某個時候，Motorala主張專利的許可協議將成爲現實。由於Microsoft將根據許可協議支付從訴訟時效內的侵權時刻起算的專利許可使用費，所以針對Microsoft使用Motorala的H.264標準必要專利組合的行爲，該許可協議將構成對Motorala的救濟。Motorala不能證明自身已受到不可恢復的損害。

另外，法院雖然意識到禁令救濟常常伴隨着專利侵權的認定，但這並不是常規的專利侵權訴訟。2012年11月13日的庭審聽證後，很明確的一點是，從Motorala承諾基於FRAND條款許可其H.264標準必要專利組合時開始，Motorala就有義務向所有H.264標準的實施人授予FRAND許可。Motorala向Microsoft授予這種FRAND許可的義務遠遠早於該訴訟開始的時間，這意味着，訴訟的關鍵問題不在於Microsoft與Motorala之間是否將設立許可協議，而是該許可協議將在何時以及何種條款下創設。因此，由於Motorala一直被要求授予Microsoft關於其H.264標準必要專利的FRAND許可，所以從邏輯上來說，即將達成的許可協議將從法律上給予Motorala充分救濟。

總而言之，Motorala無法證明自身遭受了不可恢復的損害或者法律上可以獲得的救濟不足以彌補其損害。法院於2012年11月29日作出決定，批准Microsoft關於駁回Motorala請求禁令救濟的動議，核心論點包括：1）FRAND聲明構成第三方受益人的可履行的合同；2）針對受FRAND聲明限制的標準必要專利的禁令救濟，應考慮eBay案所確立的四要素。Motorala未能證明其遭受不可彌補的損害且金錢損害賠償不足以彌補該損害。美國聯邦第九巡迴上訴法院於2012年9月28日維持了地區法院關於禁訴令的裁定，並於2015年7月30日作出二審判決，維持了地區法院的判決。

綜上，在該案件中，法院認爲FRAND聲明構成具有約束力的協議，標準實施者屬於第三方受益人，標準必要專利權人有義務與標準實施者達成具體的專利許可協議，協議的達成將給予專利權人充分救濟，專利權人不會遭受不可彌補的損害。除非標準實施者拒絕FRAND許可，否則不應適用禁令救濟。

（三）“Bosch和SPX”案

在Bosch收購SPX案件中，FTC認爲SPX試圖獲取禁令的行爲是壓迫性的和強制性的，構成不公平競爭。應該限制Bosch公司針對其標準必要專利尋求或者強制執行禁令救濟，僅在第三方以書面方式拒絕接受由雙方同意的中立程序決定的或者由法院決定的專利許可條款的情況下，Bosch纔可以針對此類第三方行爲尋求禁令救濟。Bosch還出具了承諾書，承諾書中表示其要停止違反聯邦貿易委員會法15U.S.C.§44所規定的行爲，針對侵犯其標準必要專利的製造商或者消費者，不再提起或者威脅提起禁令請求。不過，判決書中也指出，在以下兩種情況下，Bosch也可以尋求禁令救濟：1）法院認定標準必要專利的使用不是基於實施SAE J2788和SAE J2843 standards標準；2）第三方書面聲明其不願意接受與承諾書一致的標準必要專利的許可，或者針對承諾書中確定的標準必要專利，第三方拒絕接受由仲裁機構或者法院裁決確定的許可協議。判決書中明確，在標準必要專利到期之前，Bosch不能撤回其承諾[4]。

該案件中FTC認爲應該限制標準必要專利權人尋求禁令救濟，只有在第三方拒絕法院或者仲裁機構等確認的許可協議的情況下才可以尋求禁令救濟。另外，在該案件中，聯邦貿易委員會引入了競爭法，從競爭法的角度判斷尋求禁令救濟的行爲是否應該得到支持。不過，爲了限制反壟斷條款的應用範圍，FTC強調並非違反FRAND聲明就構成不正當競爭，還需要滿足該行爲破壞標準制定程序並有損害消費者利益的風險。另外FTC指出，即使標準必要專利權人違反了其所做出的承諾，如果該承諾對實施人的影響並不大，也不能滿足《聯邦貿易委員會法》第5條規定[5]。除此之外，在對Motorala和Google的調查案件中，FTC也引入了競爭法，認爲Google向善意被許可方申請禁令救濟並提起平行訴訟，違反了《聯邦貿易委員會法》第5條[6]。如果被許可人確實不願意就使用Google的標準必要專利向 Google 支付合理的費用，則允許 Google 尋求禁令救濟。

對於在標準必要專利尋求禁令救濟事項中引入競爭法的行爲，也有反對聲音，Maureen K. Ohlhausen認爲適用第5條需要滿足“實質損害”要件，禁令申請所引起的許可費上漲、減少創新，是唯一和損害掛鉤的，但在Motorala和Google的調查案件中，沒有證據證明存在該類損害[7]。David J. Teece和Edward F. Sherry認爲反壟斷法的干預可能會損害專利權人蔘與標準建立的信心和意願，這會阻止創新[8]。Makan Delrahim認爲尋求禁令救濟和違反FRAND原則的行爲屬於合同行爲或欺詐行爲，不應由反壟斷法來規制，嚴格的限制標準必要專利權人行使禁令救濟請求權，會損害其創新動力[9]。George S. Cary則對以上觀點持反對意見，認爲沒有跡象表明反壟斷法的適用導致了專利權人對標準制定的參與性下降[10]。

（四）其他觀點

不少觀點認爲，針對標準必要專利，應該維持標準必要專利權人的禁令救濟請求權，不應因其爲標準技術而特殊對待。

美國司法部馬坎.德拉希姆認爲，排他權是專利權人所擁有的的最基本的談判權利之一，標準組織或者法院剝奪該權利，會對創新激勵產生破壞，會促使反向專利劫持的問題惡化，使得侵權人無所顧忌的拖延訴訟。

在2019年美國司法部、專利商標局與美國國家標準技術研究所聯合發佈的政策聲明中，明確表示FRAND聲明不應阻礙標準必要專利權人獲得禁令救濟，不存在任何適用於標準必要專利的“特殊的法律法規”[11]。

美國ITC在“IDC和華爲、中興等”案、“華爲337”案件以及“三星和蘋果”案中，對禁令救濟的頒發與否表明了態度。美國ITC認爲美國司法部和美國聯邦貿易委員會以及美國專利商標局對IDC類的非實施主體向ITC提出對於頒發禁令救濟的看法不會影響ITC的決定。《1930年關稅法》中並未區分標準專利或者非標準必要專利，更沒有對標準必要專利權人的禁令請求權作出特別規定。

行政法法官Theodore Essex表示其認爲專利劫持未被證實的，不足以阻礙禁令的頒發。在“ Inter Digital訴諾基亞和Microsoft”案件中[12]，Essex法官表示侵權方應該提供專利權人進行專利劫持的證據，諾基亞和Microsoft未履行專利劫持舉證義務，不能提供確切的事實證明專利劫持的發生。同時，Essex強調標準政策以及FRAND原則不能成爲法律的替代，也不能因爲其存在而轉移舉證責任[13]。

從以上事實可以看出，美國司法部以及美國國際貿易委員會均有觀點認爲，不應該針對標準必要專利制定特殊的禁令救濟規則，針對標準必要專利的禁令，不少擔憂來自於專利劫持行爲，但目前爲止沒有明確證據證明專利劫持的發生。

（五）小結

美國法律體系中，禁令救濟頒發需要考慮四要素。針對標準必要專利，由於FRAND原則的存在，一般認爲專利權人承認其損害可以通過金錢賠償得到補償，不滿足“不可彌補的損害”，因此不應頒發禁令。另外，美國法院認爲，FRAND聲明構成具有約束力的協議，標準實施者屬於第三方受益人，標準必要專利權人有義務與標準實施者達成許可協議，且該許可協議構成對專利權人的救濟和補償。但是，如果標準實施者不遵守FRAND原則，專利權人尋求禁令救濟的權利不應被剝奪，仍然可以考慮頒發禁令。

總體上看，針對標準必要專利侵權行爲，美國法院是不傾向於頒發禁令的，除非標準實施者不遵守FRAND原則。FTC也認爲在標準實施者未拒絕支付許可費用、未拒絕第三方中立機構或法院判決的許可條款的情況下，標準必要專利權人試圖獲取禁令的行爲是壓迫性的和強制性的，構成不公平競爭，應該予以限制。但是，美國司法部以及美國國際貿易委員會等方面，也存在不同聲音，認爲不應該針對標準必要專利制定特殊的禁令救濟規則，關於禁令救濟是否會導致專利劫持以及是否會損害公共利益，目前沒有確切的證據對此予以支持。另外，也有反對者表示，不應該利用競爭法來規制尋求禁令救濟的行爲。

二

歐盟標準必要專利的禁令救濟案例研究

歐盟對禁令救濟的適用逐步在“橘皮書標準”案件以及“華爲和中興”案件中明確下來。在“橘皮書標準”案件之前，只要發生專利侵權行爲，專利權人就可以獲得禁令救濟。

（一）“橘皮書標準”案

在“橘皮書標準”案中[14]，德國法院認爲如果標準實施者率先提出符合FRAND原則的許可意願，專利權人依然發起禁令請求，則構成權利濫用。該案件在標準必要專利侵權糾紛案件中的禁令救濟問題上，引入了反壟斷法，認爲擁有市場支配地位的標準必要專利權人可能存在濫用市場支配地位的行爲。在該案件中關於被告阻卻權利人的禁令請求，德國聯邦最高法院提出了較高的要求，要求被告在協商談判中提出滿足以下條件的要約，包括：1）無條件的要約；2）真實的要約；3）合理的要約；4）易於被接受的要約。尤其明確要求被告的要約不能以專利有效和權利人已經證明實際侵權爲條件，並且要求被告應預期履行其合同義務，包括向原告提供相關財務記錄、提存專利使用費等。

德國法院在此後的Motorala和Apple案、Motorala和Microsoft案中，對“橘皮書標準”案中確立的原則加以引申，進一步提高了被訴侵權人成功挑戰禁令請求的難度。

（二）“Microsoft和Motorala”案

2010年11月，Microsoft公司首先在美國華盛頓西區聯邦地區法院起訴Motorala公司，請求法院認定Motorala公司給出的報價違反了FRAND義務。Motorala公司不甘示弱提出反訴，請求法院認定其報價符合FRAND義務而Microsoft拒絕該報價，無權獲得許可，並請求給Microsoft公司頒發初步禁令。2011年7月，Motorala公司下屬子公司通用儀器公司在德國曼海姆法院起訴Microsoft，請求法院認定Microsoft公司侵犯’667專利和’384專利，並請求法院向Microsoft公司頒發禁令，禁止Microsoft在德國銷售被控侵權產品，這些產品包括Microsoft Xbox遊戲系統和某些Microsoft Windows軟件。2012年5月，德國法院判決支持了Motorala公司的訴請，作出如下判決[15]：第一，法院認爲Microsoft沒有獲得使用Motorala專利的許可；第二，法院否決了關於Motorala對ITU的FRAND聲明構成了一個Microsoft可強制執行的合同的爭辯，因爲德國法律不承認第三方合同權利。最後，德國法院認定，Microsoft已經侵犯了’667和’384的專利，並且禁止Microsoft“在德意志聯邦共和國境內製造、銷售、使用、進口或擁有涉案解碼裝置（特別是Xbox360）”，禁止Microsoft“在德意志聯邦共和國境內製造和/或銷售涉案計算機軟件（特別是Windows7和/或IE9）”，禁止Microsoft“在德意志聯邦共和國境內製造和/或銷售涉案計算機軟件（特別是Windows 媒體播放器12）”。德國法院否決了關於將FRAND聲明作爲“放棄主張禁令救濟”的爭辯。

（三）“Motorala反壟斷”案和“三星反壟斷”案

歐盟委員會在2012年針對Motorala和三星的兩起反壟斷調查中，對禁令的態度不同於德國法院的態度。在“三星和蘋果”案件中，歐盟委員會向三星通報了其初步意見，其認爲歐洲經濟區成員國在3G通信領域均必須採用三星公司的標準技術，三星公司在該技術市場佔有市場支配地位。蘋果是三星標準必要專利的自願被許可人，在此背景下，三星在多個歐盟成員國尋求針對蘋果的禁令可能構成違反《歐盟運作條約》（TFEU）第102條的濫用市場支配地位（見IP/12/1448和MEMO/12/1021）的情形。在對Motorala的反壟斷調查中，歐盟委員會認爲，在蘋果公司已明確表示願意接受第三方裁定的FRAND費率的前提下，Motorala公司繼續尋求禁令的行爲構成歐盟競爭法所禁止的濫用市場支配地位行爲。如果潛在被許可人願意遵守FRAND原則進行談判，並在談判破裂後，接受法院或仲裁機構的裁決，那麼標準必要專利權利人就不得向法院請求對潛在被許可人實施禁令[16]。對於不願意以誠信方式、不願意基於FRAND原則進行磋商的被許可方，標準必要專利權人可以依法尋求禁令救濟[30-32]。負責競爭政策的委員會副主席華金•阿爾穆尼亞說：

“所謂的智能手機專利戰不應以犧牲消費者爲代價。這就是爲什麼所有行業參與者都必須遵守競爭規則的原因。我們對Motorala的決定，在法律上明確了強制執行標準必要專利的禁令可能是反競爭的。這也將有助於確保歐洲標準制定的正常運作。雖然專利所有權人應因其知識產權的使用而獲得公平的報酬，但此類標準的實施者也應該在公平、合理和非歧視性的條件下獲得標準化技術。正是通過保持這種平衡，消費者才能繼續獲得廣泛的可互操作產品的選擇權”。

委員會還認爲，Motorala以強制執行禁令相威脅，堅持要求蘋果放棄其對Motorala標準必要專利的有效性或侵權性提出質疑，也是反競爭的。不過，歐盟委員會沒有對Motorala施以罰款，因爲歐盟法院還沒有依據Article102TFEU 處理標準必要專利禁令救濟問題的案例，而且各國家關於此問題存在不同結論[20]。

（四）“華爲和中興”案

在“華爲和中興”案件之前，歐洲各國法院對禁令救濟有不同的處理方式，因爲禁令的授予沒有任何統一的標準。歐洲法院在華爲和中興案件中樹立了統一的禁令救濟適用規則。

德國杜塞爾多夫地區法院於2013年4月5日向歐盟法院登記處提出先行裁決請求，請求法院解釋《歐盟運作條約》（TFEU）第102條，並請求法院分析標準必要專利所有者向製造遵循標準的產品的企業提起侵權訴訟是否（以及在什麼情況下）構成濫用支配地位。

2015年歐盟法院在“華爲和中興”案件中做出了先行裁決，歐盟法院認爲侵權人以高度模糊和非約束性的方式單純表示其願意協商的意願，在任何情況下都不足以限制標準必要專利權人提起禁令救濟的權利。針對標準必要專利，在專利法和競爭法之間，應該在兩方面尋求平衡：1）專利權人向法院申訴的權利；2）標準實施者從事商業活動的自由。禁令救濟的頒發會對從事商業活動的自由造成重大限制，並因此有可能扭曲競爭。但是，根據現有的法律法規，行使與知識產權相關的排他權，也即針對侵權行爲提起禁訴令的權利，本身不構成濫用支配地位。歐盟法院還指出知識產權不是絕對權力，第2004/48號指令（歐洲議會和理事會於2004年4月29日頒佈的關於實施知識產權的指令）的前言的第12段規定：

“本指令不應影響競爭規則的適用，特別是TFEU第101條和TFEU第102條。本指令規定的措施不應違反《歐盟運作條約》，被用來過度地限制競爭”。

由此可見，爲了保護知識產權而提起的禁令請求的權利並不是絕對的、不可侵犯的，對公共利益而言，其必須符合規定的競爭規則，尤其是TFEU第101條和TFEU第102條規定的競爭規則。

該案件進一步發展歐盟委員會在上述兩起案件中確立的原則。歐盟法院對標準必要專利案件中禁令救濟的適用問題作出了較爲詳盡的闡述（即“五步驟+三保留”標準），包括[21]：1）從FRAND聲明產生信賴利益的角度闡釋了對標準必要專利權人尋求禁令救濟行爲給予限制的理由；2）標準必要專利權人在許可談判中應該履行的義務以及尋求禁令救濟的條件。如果被控侵權人提出了FRAND許可談判的意願，標準必要專利權人應該提供符合FRAND原則的許可條款的書面要約，明確具體的許可費及其計算方式，僅在被控侵權人不誠信談判，惡意拖延時，標準必要專利權人才可以尋求禁令救濟；3）被許可人在許可談判中具有相應的義務，被許可人在接收到專利權人的要約後，應積極迴應，即使不同意該要約，也應該及時提出反要約。在反要約中，已經使用該標準必要專利的被許可人，應該向專利權人披露銷售數據，說明標準必要專利的使用情況。歐洲法院的上述裁決試圖站在較爲中立的立場上，平衡權利人與被許可人之間的利益，並對標準必要專利許可談判的雙方提出“善意”談判的模型[22]。

歐盟法院（ECJ）對“華爲和中興”案的判決仍然存在諸多有待明確之處，2016年4月，歐洲委員會提出，有必要改善標準必要專利許可環境，確定FRAND聲明的含義，消除標準必要專利權利行使過程中的不確定性風險等。伴隨着5G和IoT技術創新的發展，2017年11月歐洲委員會異常高調地發佈了《SEP的EU路徑》，其中提到“營造具有可預測性的標準必要專利權利行使環境，特別是應該避免標準必要專利權利人濫用禁令救濟並將其作爲談判工具的現象”。否則將面臨的比較突出的問題是，初創企業和中小企業在內的潛在實施者可以選擇完全不使用這些標準專利，或者他們也可以在缺乏許可的情況下使用相關標準，但可能面臨標準必要專利侵權的相關風險。這些問題可能會減緩創新步伐，阻礙關鍵技術的突破，並抑制歐盟初創企業和中小企業規模的擴張。

2020年4月德國慕尼黑法院在《關於審理侵犯專利權糾紛案件時反壟斷強制許可抗辯適用指南》中細化了該“五步驟+三保留”標準，重審談判雙方的義務，給出了具體的談判行動指引[23]：1）標準必要專利權人向標準實施者發出侵權通知；2）標準實施者向標準必要專利權人提出許可請求，標準實施者可以保留質疑專利有效性或未侵犯專利權的權利；3）專利權人向標準實施者提供具體的、書面的FRAND許可邀約；4）如果權利人要約未被接受，由標準實施者向權利人發出反要約，而標準實施者可以在該反要約中保留質疑專利的有效性或主張未侵犯專利權的權利；5）如果標準實施者發出的反要約未被接受，則標準實施者應該披露自己對有關專利的適用情況並提供擔保；6）雙方未達成一致的情況下，可以共同協商由獨立第三方決定合適的許可費率。

（五）小結

綜上，“橘皮書標準”案件中首次引入了反壟斷法，但法院對標準實施者提出了較高的要求，包括提出滿足條件的要約和預期履行合同義務，因此標準實施者關於駁回禁令的請求很難滿足要求，標準必要專利權人相對比較容易獲得禁令。在“Microsoft和Motorala”案件中，德國法院不認爲FRAND聲明構成許可合同，並否決了FRAND聲明是“放棄主張禁令救濟”的觀點，認爲標準實施者侵犯了專利權人的專利權，應該頒發禁令。

在“Motorala反壟斷”案和“三星反壟斷”案中，歐盟法院認爲，標準必要專利權人具有市場支配地位，針對願意遵守FRAND原則，接受FRAND許可的標準實施者，標準必要專利權人不能尋求禁令救濟，否則可能構成濫用市場支配地位。

歐盟委員會在“華爲和中興”案件中，認爲FRAND聲明應該成爲限制標準必要專利禁令救濟的理由，同時認爲標準實施者以高度模糊和非約束性的方式單純表示其願意協商的意願，在任何情況下都不足以限制標準必要專利權人提起禁令救濟的權利。歐盟委員會以比較中立的態度，對雙方的許可談判行爲進行了明確指引，確定了遵守FRAND原則的行爲模式，德國法院對行爲指引進行了進一步細化，認爲如果標準實施者不誠信談判，惡意拖延，則可以對其頒發禁令。另外，歐盟委員會認爲應該營造穩定的、可預測的權利行使環境，避免禁令救濟的濫用，以及避免因此而阻礙中小企業對標準的實施。

可見，歐盟在禁令制度的適用上逐步發生着變化，從最初相對容易頒發禁令，到將FRAND原則作爲禁令頒發的限制，並確定了涉訴雙方進行許可談判的行爲指引，以此避免禁令救濟的濫用。

三

英國標準必要專利的禁令救濟案例研究

（一）“UPI和華爲”案

在“UPI和華爲”案中[24]，2014年3月，美國專利許可公司Unwired Planet International Ltd（UPI）在英國將華爲、谷歌、三星等訴至專利法院，訴稱三者侵犯了其持有的6件專利，其中5件涉及2G、3G和4G相關的標準必要專利。

2015年10月至2016年7月期間，法院將涉案6件專利分成5組，分別進行了技術測驗和比對。隨後，英格蘭-威爾士高等法院在判決中確認，在案證據顯示，華爲對UPI公司持有的EP (UK) 2229744 and EP (UK) 1230818兩項專利構成侵權。2016年夏天，UPI公司與三星達成和解，自此，三星退出了與UPI公司的專利大戰。而最初一同被起訴的谷歌，早在2015年就與UPI公司和解。至此，案件變成了華爲與UPI之間的對抗。

2017年4月5日，蘇格蘭-威爾士高等法院專利法庭在判決中對手機生產商應該爲使用移動網絡專利技術而支付多少費用進行了認定，法院指出華爲如果不接受法院所認定的費率並與UPI達成協議，則可能面臨相關產品的長期禁令。

華爲公司認爲，Unwired的禁令之訴應視爲濫用其支配地位，違反了《歐洲委員會運作條約》第102條。Unwired沒有遵守歐盟法院在華爲訴中興案（C-170/13號案件）中給出的指導意見，因爲它在發出禁令救濟程序之前沒有提出FRAND許可要約（Unwired在任何階段都沒有提出FRAND報價，其報價太高，不可能是FRAND）。華爲公司認爲Unwired公司的救濟應僅限於損害賠償。英國法院考慮了第102條、華爲訴中興案、本案事實以及初審法官和上訴法院的判決，確認在沒有通知的情況下提起禁止令的訴訟或未與被指控的侵權人事先協商將侵犯第102條。然而，英國法院認爲華爲案件中的要求不是強制性的，只是給出了一個行爲標準，按照這個行爲標準作出的禁令請求將不會觸犯《歐洲聯盟運作條約》第102條。所需的通知或協商取決於案件的具體情況，沒有強制要求必須遵循華爲訴中興案中規定的協議方式。Unwired表明自己願意按照法院裁定的任何FRAND條款向華爲發放許可證，Unwired並沒有濫用其支配地位。法官Birss還認爲FRAND聲明與競爭法邊界不同，高於FRAND費率有可能不違反競爭法。標準必要專利許可人並不一定具有市場支配地位，要具體問題具體分析，FRAND聲明的經濟效力、標準實施者反向劫持的可能性都是相關的評估因素[25]。

2017年5月，法院舉行了判決後聽審，處理是否應該對華爲在英國的行爲簽發禁令以及是否允許華爲上訴的問題。華爲在聽審中辯稱法官不應授予禁令，華爲希望上訴，並表示由於上訴法院可能認定一種更合適的FRAND條款，所以目前尚不能確定達成FRAND許可協議。華爲還認爲如果簽發禁令，儘管FRAND許可協議於2020年到期，禁令也將持續至2028年。所以華爲將被迫以弱者地位就新的許可進行商談，如果不能達成一致，華爲將自動被授予禁令。華爲請求法官接受其兩項承諾，即：（1）上訴結束後即接受許可協議；（2）在上訴期間遵守許可條款，直至上訴完成。

2017年6月，Birss法官認爲華爲這一承諾太晚，決定授予UPI禁令，但由於一般禁令確實可能具有影響隨後幾年的許可條款的談判或糾紛的風險，故授予一種新型禁令，即“FRAND禁令”。該案主審法官Birss對FRAND禁令作了說明[26]。所謂“FRAND禁令”指的是一種既有一般效力的禁令，同時該禁令持續時間與一般禁令不同，如果被告與原告就法官給出的FRAND許可條件達成協議，則禁令終止；如果雙方未達成專利許可協議，禁令僅持續到權利人提供的FRAND許可期限，如果權利人提供的FRAND許可有效期比相關專利有效期短，則許可有效期到期後，禁令是否再次生效可重回法院確定，或者雙方進行新一輪談判[27]。

（二）“Optis和Apple”案

在“Optis和Apple”案件中[28]，Optis屬於非專利實施主體，起初於2020年8月在美國德克薩斯州起訴Apple，法院認定Apple侵犯了Optis的專利，後來Optis在英國法院起訴了Apple。英國法院主張其判決的許可費率是全球性的，如果蘋果不遵守該判決，將被視爲“不情願的被許可人”。Apple表示其有可能因爲擔心被認定爲“不情願的被許可人”而不得不遵從英國法院的判決，但Apple認爲其應該有權利質疑法院做出的許可費判決，而不被認定爲“不情願被許可人”。

（三）“Conversant和華爲”案

在“Conversant和華爲”案件中[29]，Conversant公司於2011年收購了Core Wireless及其持有的諾基亞的2000多項專利，其中包含大量2G、3G和4G領域的標準必要專利。2017年7月，Conversant向英國法院起訴華爲，訴稱華爲侵犯其與手機技術有關的標準必要專利，英國最高法院於2020年8月27日作出判決。

關於法院向華爲發出禁令是否合適的問題，華爲訴稱，即使認爲其侵犯了原告的英國SEP，法院向其發出禁令的舉措既不合理也不公平。因爲根據FRAND原則，原告基於其標準必要專利的唯一可期待的商業利益是獲得合理的許可費，並且該利益的損失可以通過損害賠償金代替禁令得到充分地救濟。因此，法院根據合理的許可費率判給原告損害賠償是更合理更公平的救濟措施。對此，法院認爲判決損害賠償金還是禁令屬於法官的自由裁量權，而在大多數專利侵權案件中，法官贊成頒佈禁令。首先，在此案中，由於專利權人只能按照法院裁定的FRAND條款及許可費率與被告簽訂許可協議，該禁令的威脅不能被專利權人用作收取過高許可費的手段，或該禁令在談判中發揮不應有的槓桿作用。再者，法院認爲損害賠償金不太可能充分替代因不執行禁令而造成的損失。另外，這類案件的關鍵特徵是，SEP是應用於全球範圍的標準技術，且SEP的專利權人必須做出FRAND聲明。但是，由於在世界各地提起強制執行程序的成本將“高得難以想象”，專利權人很難在專利受到侵犯的每個國家對侵權人提起訴訟並申請強制執行。在這種情況下，若專利權人的救濟手段被限制在損害賠償金的範圍內，侵權人將有繼續侵權的動機，直到在每個國家都被迫支付專利使用費爲止。因此，禁令可能是一種更有效的救濟措施，因爲它會顯著增加侵權人的侵權成本。面對這樣的禁令，如果侵權人希望繼續留在市場上，除了接受專利權人提供的FRAND許可外，幾乎沒有其他選擇。

（四）“TQ Delta和Zyxel”案

在“TQ Delta和Zyxel”案中[30]，2019年3月11號，英國高等法院的法官Mr Justice Carr針對標準專利實施者Zyxel頒發了禁令，因爲該專利實施者拒絕參與符合FRAND原則的談判。被告Zyxel認爲專利將於2019年6月25日過期，針對在售產品頒發禁令是不合適的，或者應該暫停該禁令，或者將正在進行中的訂單排除在外。原告TQ Delta認爲Zyxel自稱是自願被許可者，但它不斷改變對FRAND程序的意願，法院認爲Zyxel的行爲是明顯的劫持行爲。在2013年TQ Delta首次接觸Zyxel時，Zyxel就拒絕支付許可費，包括對其他專利權人的標準必要專利。如果不頒發禁令，將導致允許Zyxel從劫持行爲中獲利，且相當於在Zyxel選擇不執行FRAND原則的情況下，法院促成了該專利的強制許可。因此法官沒有暫停該禁令。針對三個正在進行的訂單，法官認爲沒有證據顯示這些訂單的取消會對顧客造成不便，也無法計算訂單的取消對Zyxel造成的損害程度。

（五）小結

在“UPI和華爲”案中，法院認爲Unwired表明自己願意按照法院裁定的任何FRAND條款向華爲發放許可證，Unwired並沒有濫用其支配地位，華爲侵犯了UPI的專利，如果華爲不接受法院認定的許可協議，則頒發禁令，同時考慮到標準必要專利的特殊性，法院限制了禁令的持續時間，即達成許可協議時或者FRAND許可到期時，禁令終止。

在“Optis和蘋果”案中，同“UPI和華爲”案類似，標準實施者不接受法院的全球性許可裁決，將被認爲是“不情願的被許可人”而被頒發禁令。

在“Conversant和華爲”案中，法院認爲解決全球範圍內的專利許可問題，金錢賠償不能代替禁令救濟。另外，在法院的加持下，專利劫持不太可能發生。禁令救濟有利於將標準實施者拉倒談判桌上，促進許可談判的達成。

在“TQ Delta和Zyxel”案中，法院認爲拒絕或者拖延許可談判的行爲構成反劫持，另外，不頒發禁令將導致反劫持獲利行爲，也將導致發生強制許可現象，不利於維護專利權人的權益。

可以看出英國法院整體上來說是比較支持禁令救濟的，特別是針對全球性糾紛的解決以及針對不自願的被許可人。英國法院認爲禁令救濟不太會構成專利劫持，反而可以促成雙方的談判以及糾紛的解決。基於標準必要專利的特殊性，爲了避免禁令救濟造成負面影響，禁令的適用可適當限制，比如對禁令的範圍和時間進行約束。

四

印度標準必要專利的禁令救濟案例研究

（一）“Ericson系列訴訟”案

在印度，SEP是一個新的、熱門話題，專利法中沒有提及標準必要專利，也沒有專門涉及標準必要專利的法律。India也因此爆發了很多關於標準必要專利的訴訟案件。

在ICT領域中Ericson作爲大量標準必要專利的所有權人，針對多個專利實施者提出了侵權訴訟。通過分析這些案件，可以發現法院基本都給予了臨時禁令。在“Telefonaktiebolaget LM Ericsson(pub) v. Micromax Ltd”案件中法院沒有考慮詳細的FRAND聲明，頒發了針對Micromax的禁令，進一步的，法院命令被告提供臨時付款，並命令雙方達成符合FRAND原則的許可條款[31]。印度法院認爲臨時禁令的頒發能夠促使雙方進行談判。

在“Telefonaktiebolaget LM Ericsson(pub) v. Itex Technologies India Ltd”案件中，Intex聲稱涉案專利不是標準必要專利，但法院發現該聲明與Intex之前的陳述相矛盾。法院認爲Intex在拖延訴訟，逃避繳納許可費。因此法院命令Intex公司支付臨時許可費，如果不支付，將頒發臨時禁令救濟。

在“Telefonaktiebolaget LM Ericsson(pub) v. Best IT World(India) Private Ltd.(Iball)”案件中，法院也發現Iball存在前後矛盾的陳述，同時發現有初步證據證明被告侵權，且如果不頒發臨時救濟，Ericson將會遭到難以彌補的損失，因爲原告將持續銷售侵權產品，卻不支付許可費。

在Ericson相關的另一個案件中，法院認爲被告Lava屬於無意願許可人，因此頒發了臨時禁令，限制Lava銷售、製造含有涉案專利技術的手機，隨後雙發達成了許可協議並簽署了保密協議。

在幾乎所有的案件中，在不審查專利有效性和侵權行爲的情況下，無論是授予臨時禁令還是命令支付臨時許可費，都給予了有利於標準必要專利所有權人的臨時救濟。法院先授予臨時救濟，如果臨時救濟未授予，則責令支付臨時許可費，如果許可費未支付，將頒發強制禁令。

以上可以看出，永久禁令將限制標準實施者實施標準必要專利，迫使其退出市場，並被永遠排除出市場。爲了平衡，法院一般傾向於發佈臨時禁令，以便對爭議或者問題進行補救，如果仍然解決不了問題，再頒發永久禁令。當然臨時禁令或者其他臨時救濟也會一定程度上導致專利劫持和許可費堆積問題。

在“Re Micromas Informatics Limited v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ)”案件中，印度競爭委員會認爲，專利持有者通過禁令請求會構成專利劫持。因爲禁令的威脅導致標準實施者在被脅迫的情況下支付許可費，而該許可費不僅僅是基於專利技術，還基於使用替代技術所產生的轉移成本。當法院不考慮FRAND原則就同意頒發禁令，雙方基於禁令威脅的存在開始費率談判時，專利劫持就形成了。

（二）小結

從以上可以看出，印度總體上更傾向於頒發禁令，但考慮到禁令可能給標準實施者帶來的專利劫持等負面影響，印度傾向於先給予臨時救濟，臨時救濟不能解決問題時，再頒發永久禁令。印度競爭委員會認爲禁令的頒發會形成專利劫持。

五

各國標準必要專利禁令救濟案例研究總結

針對一般專利的侵權行爲，不管是英美法體系還是大陸法體系，專利權人獲取禁令救濟的可能性還是很大的。但是，由於標準必要專利具有公共屬性，存在FRAND原則，其禁令救濟制度具有特殊性。

在標準必要專利訴訟中，首先各個國家所依據的法律基礎不同，其次目前各國家對於FRAND聲明的性質存在不同意見。美國禁令救濟制度需要考慮“四要素”，其中包括“遭受了難以彌補的損失”，美國法院認爲FRAND聲明應該成爲頒發禁令與否的重要考慮因素，FRAND原則意味着金錢能夠彌補專利權人的損失，且專利權人和標準實施者之間已經達成了類似協議的關係，在標準實施者明確拒絕接受FRAND許可的情況下，纔可以考慮給予專利權人禁令救濟。另外，美國的司法實踐中很少會適用競爭法。歐盟禁令救濟制度爲“自動判令停止侵權”，同時採用“比例原則”予以平衡，歐盟不認爲FRAND原則在標準必要專利權人和標準實施者之間形成類似協議的關係，但認爲FRAND聲明應該成爲限制禁令救濟頒發的理由，另外，歐盟認爲標準必要專利權人可能具有市場支配地位，針對遵守FRAND原則的標準實施者尋求禁令救濟可能構成壟斷。標準專利權人以及標準實施者應該做出許可談判的努力，以實際行動儘量達成FRAND許可。只有在標準實施者不進行誠信談判時，纔可以對其頒發禁令。英國沒有過多的考慮FRAND原則，英國法院認爲禁令救濟是解決全球性糾紛的有效手段，也能夠防止反專利劫持，標準必要專利權人表明願意按照FRAND原則進行許可，則不構成濫用市場支配地位。英國法院認爲基於標準必要專利的特殊性，爲了避免禁令救濟造成負面影響，可以適當限制禁令的適用。印度採取與英國類似的理念，爲了避免永久禁令帶來嚴重的負面影響，印度選擇先頒發臨時禁令，再頒發永久禁令。

總的來看，標準必要專利有其自身特殊之處，各個國家針對標準必要專利的禁令救濟制度均設置了一些限定，但均沒有完全剝奪標準必要專利權人尋求禁令救濟的權利。

參考文獻

中文文獻

（一）雜誌期刊類

[1]高敏，薛曉月：《標準必要專利侵權禁令救濟規則在我國的適用研究》，載《標準科學》2021年03月16日。

[11]王翰：《美國標準必要專利中反向劫持問題研究》，載《學術界》2018年，33（03），第189-199頁。

[16]王麗慧：《公私權博弈還是融合：標準必要專利與反壟斷法的互動》，載《電子知識產權》2014年09月20日。

[21]中國應用法學研究所課題組，丁文嚴：《標準必要專利FRAND聲明與禁令和費率問題研究》，載《中國應用法學》2020年03月30日。

[26]史少華：《標準必要專利禁令救濟難？英國法官說“未必”!》，載《中國知識產權報》2017年06月28日。

（二）網絡文章類

[13]胡盛濤：“愛立信┃FRAND之甚解：美國路徑”，載“知識產權家”（https://mp.weixin.qq.com/s/kLcQ-SQm_7HlNoNXi-mw5Q），瀏覽時間：2022-8-31。

[23]趙啓杉：“德國慕尼黑第一地區法院標準必要專利禁令救濟指南介評”，載“知產力”（https://mp.weixin.qq.com/s/kw_wdhmmsc-pxLEFSkvxmA），瀏覽時間：2022-8-31。

外文文獻

（一）法規與法案類

[2]Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 12-1548 (Fed. Cir. 2014).

[3]Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872,878 (9th Cir. 2012).

[4]Acquisition of SPX SS by Robert Bosch GmbH, Docket No. C-4377, (FTC, April 23, 2013).

[14]SK Kassetten GmbH. v. Philips, KZR 39/06- "Orange-Book-Standard", (German Federal Supreme Court, 6 May 2009).

[15]Microsoft v. Motorola, 2 0 240/11(Landgericht Mannheim [LG] [Regional Court], May 2,2012).

[22]Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., Case C-170/13, (Court of Justic of European Union, July 16, 2015).

[24]Unwired Planet v. Huawei, [2020] UKSC 37, (UK Supreme Court, Aug. 26, 2020).

[25]Unwired Planet International Ltd and another (Respondents) v Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another (Appellants), Case ID: UKSC 2018/0214 (High Court, Aug. 26, 2020).

[27] Unwired Planet v. Huawei, Case No: HP-2014-000005,( THE HIGH COURT OF JUSTICE CHANCERY DIVISION PATENTS COURT, April 5,2017).

[28]Optis Wireless Technology, LLC et al v. Apple Inc., No. 2:2019 cv00066-Document 130 (E.D. Tex. 2020), (District Court. April 7, 2020).

[29]Unwired Planet v. Huawei, Huawei v Conversant Wireless, and ZTE v. Conversant Wireless, No. [2019/0041], UKSC 35 (UK Supreme Court, Aug. 26, 2020).

[30]ZyXEL v TQ Delta, [2019] EWCA Civ 1277,( Court of Appeal of England and Wales, Civil Division, July, 18, 2019).

（二）雜誌期刊類

[5]Jorge L. Contreras, A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledge, Utah Law Review, Volume 2015, Number 2.

[8]David J Teece, University of Minnesota Law School, Standards Setting and Antitrust David J. Teece Edward F. Sherry, 2003, 1913-1994.

[10]George S Cary, ANTITRUST IMPLICATIONS OF ABUSE OF STANDARD-SETTING George S. Cary, *Larry C. Work-Dembowski, ** and Paul S. Hayes***, 2008, 1241-1263.

[31]Jahangir Karimi, Yash P. Gupta&Toni M. Somers, Impact of Competitive Strategy and Information Technology Maturity on Firms’ Strategic Response to Globalization, Journal of Management Information Systems, 55-88, Dec.11, 2015.

（三）網絡文章類

[6]ANALYSIS OF PROPOSED CONSENT ORDER TO AID PUBLIC COMMENT，In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc., File No. 121-0120,

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/01/130103googlemotorolaanalysis.pdf, sep. 13, 2022.

[7] A Notice by the Federal Trade Commission, Motorola Mobility LLC and Google Inc.; Analysis of Proposed Consent Order to Aid Public Comment, https://www.federalregister.gov/documents/2013/01/11/2013-00465/motorola-mobility-llc-and-google-inc-analysis-of-proposed-consent-order-to-aid-public-comment#footnote-6-p2400. Jan. 11, 2013.

[9] Makan Delrahim, Assistant Attorney Gen., U.S. Dep’t of Justice, Antitrust Div., Remarks at the USC Gould School of Law’s Center for Transnational Law and Business Conference 2 , https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-laws-center, Nov. 10, 2017.

[12]In the Matter of Investigation No.337-TA-613 Certain 3G Mobile Handsets and Components Thereof, U.S. International Trade Commission, Publication 4145, https://www.ustic.gov/publications/337/publications/337/pub4145.pdf, April 2010. Notice of Commission decision to review in part a final initial determination on remand, request for written submission, https://www.ustic.gov/secretary/fed_reg_notice/337/337/337_613_notice06252015sgl.pdf, April 27, 2015.

[17]COMMITMENTS OFFERED TO THE EUROPEAN COMMISSION, Case At.39939 - Samsung - Enforcement Of UMTS standard essential patents, eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1301_5.pdf, 2017-7-18.

[18]European Commission, Commission finds that Motorola Mobility infringed EU competition rules by misusing standard essential patents, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_489, Apr. 29, 2014.

[19] European Commission, Antitrust decisions on standard essential patents (SEPs) - Motorola Mobility and Samsung Electronics - Frequently asked questions, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_14_322, Apr. 29, 2014.

[20] See Case AT.39985 - Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents，available at http://ec.europaeu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf，visited on JUL.18，2017.

（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）

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